當前位置：辨析第三次修改后的商標法第五十九條第三款 | |
| 今年8月30日，第十二屆全國人民代表大會常務委員會第四次會議表決通過了《全國人民代表大會常務委員會關于修改〈中華人民共和國商標法〉的決定》，第三次修改后的商標法第五十九條第三款規(guī)定：“商標注冊人申請商標注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權人無權禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標，但可以要求其附加適當區(qū)別標識?！痹摋l款系我國商標法中首次對商標在先使用抗辯進行規(guī)定，將于2014年5月1日開始實施。 第三次修改后的商標法第五十九條第三款規(guī)定的“有一定影響”可以有3種解釋：一種是指在先商標使用人使用商標有一定知名度及于在后的商標注冊人，在后商標注冊人應知或者明知在先商標使用人的使用，即商標注冊人注冊商標存在惡意；一種是指雖然在先商標使用人使用的商標有一定知名度，但是在后商標注冊人不知道也不應當知道在先商標使用人的使用；還有一種則是認為應當包括上述兩種情形。為了便于分析，筆者將其分別稱之為“惡意說”“善意說”和“混合說”。 如采用“惡意說”，第五十九條第三款在法律后果上會與第三十二條產(chǎn)生沖突。根據(jù)第三次修改后的商標法第三十二條規(guī)定，在先商標使用人使用的商標及于在后商標申請人，在后商標申請人明知或應知在先商標使用人使用的商標，仍以不正當手段搶先注冊他人在先使用并有一定影響的商標，則其提出的在后商標申請不予注冊或應予無效。而根據(jù)第五十九條第三款規(guī)定，相同情形下，在先商標使用人僅能在原使用范圍內(nèi)使用商標且應當附加區(qū)別標識。換而言之，在先商標使用人通過行政程序可以宣告在后的注冊商標無效，進而可以自由使用商標；在民事訴訟程序中主張抗辯則只能在原使用范圍內(nèi)使用且需附加區(qū)別標識。法律后果上的明顯不同，將鼓勵當事人通過行政程序解決爭議，在民事訴訟程序中則申請訴訟中止，嚴重削弱在先使用抗辯存在的獨立價值，使其依附于行政程序，降低了民事訴訟效率。如果在先使用抗辯成立，而人民法院拒絕中止訴訟程序直接判決，則行政程序宣告注冊商標無效將導致民事判決中的限定使用范圍和附加區(qū)別標志無需執(zhí)行，明顯損害司法判決的權威。 按照體系解釋的方法，則更傾向于采用善意說。因為立法者僅對注冊商標違反第三次修改后的商標法第三十二條搶注在先使用并有一定影響的商標作了允許抗辯的規(guī)定，但對注冊商標違反第三次修改后的商標法第十三條侵犯馳名商標權利，違反第三次修改后的商標法第十五條侵犯被代理人或被代表人利益，均未作允許抗辯的規(guī)定，似乎可以推論立法者在第三次修改后的商標法第五十九條第三款規(guī)定的內(nèi)容與第十三條、第十五條、第三十二條均有所不同，前者商標注冊人系善意，后者商標注冊人系惡意。 采用“惡意說”更為迫切的問題是該條規(guī)定如何與現(xiàn)行的司法政策銜接。按照最高人民法院《關于充分發(fā)揮知識產(chǎn)權審判職能作用推動社會主義文化大發(fā)展大繁榮和促進經(jīng)濟自主協(xié)調(diào)發(fā)展若干問題的意見》（法發(fā)〔2011〕18號）第22條：注冊商標權利人的注冊商標屬于復制、摹仿或者翻譯他人未在中國注冊的馳名商標、搶注被代理人或者被代表人的商標或者以不正當手段搶注他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標，被訴侵權的在先商標使用人以此為由提出抗辯的，應當予以支持。按照現(xiàn)行的司法政策，民事侵權抗辯與行政宣告無效的法律后果是大致相當?shù)?，前者是駁回原告訴訟請求，后者是宣告原告注冊商標無效。如果在后商標注冊人在2014年5月1日第三次修改后的商標法實施之前請求判令在先商標使用人在原有范圍內(nèi)使用商標且附加區(qū)別標志，人民法院應當如何處理則變成十分棘手的問題。 根據(jù)第三次修改后的商標法第五十九條第三款規(guī)定，在先商標使用抗辯成立不僅要求在先商標使用人在注冊商標的申請日之前使用，而且還應當先于商標注冊人使用，如此可以推斷“善意說”難以成立。因為即便在先商標使用人晚于商標注冊人使用，仍然有可能在商標申請日之前經(jīng)過使用具有一定影響，即原告使用商標在先，被告使用商標在后，之后在原告申請商標之前被告商標經(jīng)過使用已經(jīng)具有一定影響，且雙方互不知曉對方商標，此時雙方都是善意的。這種情形與“先于商標注冊人使用”情形本質(zhì)上無差異。既然立法者明確排除其中一種情形，則應當認為善意說不成立，否則規(guī)定“先于商標注冊人使用”毫無意義?；谏鲜隼碛?，“混合說”也難以成立。 從上述論述可以得出結(jié)論，無論采取“善意說”還是“惡意說”，均存在一定的缺陷，因此有必要采取漏洞補充的方式對第三次修改后的商標法第五十九條第三款進行解釋。一種方案是堅持“善意說”，弱化“先于商標注冊人使用”的要件，即對于在先商標使用人在商標注冊人之后使用，但在商標申請日之前已經(jīng)達到一定影響，且雙方均為善意的，允許在先商標使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用，但應當附加適當區(qū)別標識。另一種方案是堅持“惡意說”，在法律效果上與第三次修改后的商標法第三十二條、第四十五條第一款規(guī)定的5年宣告無效申請期限相統(tǒng)一，即規(guī)定在商標注冊之日起5年內(nèi)主張在先使用抗辯成立的，應當判決駁回原告訴訟請求；在商標注冊之日起滿5年主張在先使用抗辯成立的，應當判決被告在原有使用范圍內(nèi)使用且應當附加適當區(qū)別標志。當然，還可以將上述兩種方案結(jié)合，即分別規(guī)定商標注冊人為惡意、善意兩種不同情形的適用要件和法律后果。 除適用要件以外，解釋在先使用抗辯成立的法律后果也應當與前述善意說、惡意說相適應。如采善意說，在后商標注冊人為善意，則為了維護商標申請在先的注冊制度，應當嚴格解釋“原使用范圍”為在后商標申請日之前的使用范圍；如采惡意說，在后商標注冊人為惡意，則為了制止惡意搶注，統(tǒng)一第三次修改后的商標法第五十九條第三款和新商標法第三十二條、第四十五條第一款的法律后果，應當將“原使用范圍”解釋為在后商標注冊日滿5年之前的使用范圍。 ?。ㄗ髡邌挝唬罕本┦械谌屑壢嗣穹ㄔ好裎逋?蔣利瑋） | |
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